第一、对警告信函的检查
(1)主体是否适合,发函人是否为专利权人或其代理人,若不是,其没有权利发出此警告信,收件人无需对此警告信做出反应。
(2)告知要件是否符合:警告信中是否写出专利为何、侵权产品及侵权理由,并表明专利权人要求停止侵权、要求赔偿或达成许可使用的态度,上述信息都具备才能达到告知效力。
第二、企业内部应对
(1)探悉原告的目的:必须了解原告目的,大部分的专利侵权诉讼属于要求市场以达到商业上的目的为主,即影响被告运营,打击被告经营、缩减其威胁、市场,并扩大自己市场。
(2)进行侵权分析
研发部门、法务部门以及外部律师或专家进行详细的产品侵权分析。若无侵权便可直接回复警告函告知无侵权行为;若存在侵权行为,则应该调查侵权产品的销售数量、销售地区、销售价格,同时也调查专利产品在市场上原有的销售量、销售地区、价格等,并且分析其过去成长率及未来成长率,以推知原告可能请求的损害赔偿额。
另外,若存在侵权行为,企业应该考虑可否进行规避设计,是否可与对方和解,若无法和解则应直接准备诉讼。
第三、回复警告信
虽然发出警告信,但专利权人很有可能并不提起诉讼,因此回复警告信时,语气应温和。告知对方自己并无侵权,并且附上外部律师提供的无侵权行为法律意见书。在诉讼之前的这份无侵权行为法律意见书非常重要,如果缺少这份法律意见书,则很有可能在后期诉讼过程中被判为故意侵权,其赔偿额将是法定赔偿额的三倍并附加律师费。如果企业内部分析后认为侵权,并且专利无效的证据还不确凿,则不建议给出书面的法律意见书或者提供的法律意见书仅作出框架或结论性陈词。
被诉侵权后应提起确权诉讼
在专利权人发出警告信后,为避免专利权人提起诉讼时对企业伤害已经大到难以控制的程度,因此为了化被动为主动,建议中国企业在专利权人提起诉讼前向有管辖权的地方法院提起确认诉讼,确认专利无效及确认产品没有侵权,或者向美国专利商标局递交专利无效请求,使自己身为原告,专利权人为被告。按照美国的相关法律规定,专利权人若并没有在规定时间内提出专利侵权诉讼,视为放弃权利主张,这一策略在专利侵权诉讼中对被告是非常有利的诉讼策略。
在此阶段也可将专利范围、专利是否无效及产品是否侵权等基础问题解决,使得之后的纠纷较大幅减少。因此若此阶段能将专利是否无效及被控侵权者是否侵权厘清,则诉讼程序不但大为减轻,而且诉讼结果也往往呼之欲出,有助于中国企业及早作出其他更进一步的规划及布局。